Law Office Sung
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2021. 1. 26.
미국 연방 상표등록을 신청할 경우, 가장 흔하게 발생하는 등록거절 사유 중 하나가 바로 타인의 상표와의 "혼동가능성(Likelihood of confusion)"이다. 혼동가능성이 대체 무엇이고, 어떻게 판단해야 할까?
상표법상 혼동(Confusion) 및 혼동가능성(Likelihood of confusion)이란?
상표의 목적은 기본적으로 상품이나 서비스의 출처를 표시하기 위함이다. 그런데 만약 아주 유명한 A회사의 상표와 유사하게 만든 신생기업 B사의 상표가 부착된 상품을 보고 소비자들이 "아, A사에서 신제품이 출시되었구나!"라고 혼동을 일으킬 경우, A사와 소비자들에게 손해를 발생시킬 수 있다. 따라서 상표법상의 혼동이란, 두 개의 상표가 너무 유사하여 소비자들이 두 개의 다른 상품이나 서비스가 동일한 출처에서 발생하였다고 착각할 수 있다는 의미를 지닌다. (TMEP § 1207.01).
한편, 혼동가능성은 사업주의 관점이 아닌 일반 소비자의 관점에서 결정된다. 여기서 소비자들의 지식수준과 제품을 선택하는데에 있어서 기울이는 주의의 정도를 고려하게 된다. (TMEP § 1207.01(d)(vii)). 따라서 모든 제품군을 동일한 기준으로 보는 것은 아니고, 주 소비자층이 누구인지, 제품 가격대가 어느 정도인지, 해당 가격대의 제품 구매를 결정하는데에 있어 일반 소비자들이 어느 정도의 시간과 주의를 기울이는지 등을 종합적으로 고려하게 된다.
그리고 앞서 혼동"가능성"이라 언급한 것을 통해 알 수 있듯이, 실제로 소비자들의 혼동이 있었는지 여부를 심사하는 것이 아니라 혼동이 발생할 가능성이 합리적으로 존재하는지 여부를 심사하는 것이다. 만약 USPTO 심사관이 혼동가능성이 있는 상표출원 신청이라 판단할 경우, Lanham Act Section 2(d)에 근거한 중간통지(Office Action)를 발행하게 될 것이다.
혼동가능성(Likelihood of confusion)의 판단기준
Du Pont 케이스에서 언급한 아래의 두 가지 판단 기준은 오늘날 중요한 기준이 되고 있다. In re E. I. du Pont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357, 177 USPQ 563 (C.C.P.A. 1973). (TMEP § 1207.01).
1) 외형, 소리, 함축성 및 상업적 인상과 관련하여 제품 전체에서 나타나는 두 상표의 유사성 또는 비유사성 (The similarity or dissimilarity of the marks in their entireties as to appearance, sound, connotation and commercial impression)
2) 상표 출원 및 등록에 기재된 상품 또는 서비스 사이의 관련성 (The relatedness of the goods or services as described in the application and registration(s))
위 두 가지 기준은 상호보완적으로 작용하는데, 예를 들어, 두 개의 상표의 유사성이 클 수록 두 상표의 혼동가능성을 입증하기 위해서 두 개의 제품 간의 밀접한 관련성까지 보여줘야 하는 부담은 줄어든다. 위 두 요인 외에도 USPTO 심사관이 고려하는 요인들은 다음과 같다.
- 유사 제품군에 사용되고 있는 유사한 상표들의 숫자와 특성 (TMEP § 1207.01(d)(iii))
- 해당 제품군에서 소비자의 구매가 이루어지는 조건, 즉, 충동적인지 또는 신중한지 (TMEP § 1207.01(d)(vii))
- 해당 상표 출원인과 선등록 상표권자 사이에서 작성된 유효한 동의서의 존재 ((TMEP § 1207.01(d)(viii)))
- 선등록 상표의 명성
- 선등록 상표와 유사한 상표들의 광범위한 사용 사실
- 실제 혼동의 존재 또는 그 정도 등
또한, 혼동가능성이 인정되기 위해서 반드시 두 상표가 동일하거나 거의 동일해야만 하는 것은 아니다. USPTO는 "혼동을 일으킬 정도로 유사한(confusingly similar)"이라 해서 다소 애매모호한 기준을 가지고 있다. 따라서 선등록 상표의 특정 디자인이나 문구를 삭제하거나 변경하였다고 하여 혼동가능성이 100% 부정된다고 볼 수 없다. USPTO는 다양한 요인에 따른 혼동가능성에 대하여 일반인들의 이해를 돕고자 아래와 같이 예시를 들며 안내를 하고있다.
http://tess2.uspto.gov/webaka/html/Likelihood/Likelihood_of_Confusion.html
한편, 글자와 디자인이 합성된 상표의 경우, 일반적으로 해당 상표의 글자 부분이 혼동가능성을 판단하는데에 있어 더 중요한 역할을 한다.
결국엔 출원 전 상표검색이 중요!
결국 혼동가능성을 이유로 USPTO의 중간통지(Office Action)나 등록거절 통지를 받지 않기 위해서는, 상표출원 전에 상표검색을 최대한 많이 그리고 자세하게 수행하는 것만이 최선이다. 특히, USPTO의 심사기간은 정확히 예측하기는 어려우나, 일반적으로 심사관이 접수된 출원신청서에 대한 심사에 착수하는데까지만도 이미 3~4개월이 소요된다고 볼 수 있으며, Covid-19 이후로 더 지연되는 경우도 발생하고 있다. 그런데 만약 선출원/선등록 상표검색이 제대로 이루어지지 않아 중간통지(Office Action)가 나올 경우에는 이에 대한 대응기간 등을 고려하면 상표등록까지 걸리는 시간이 아주 길어질 수 있다. 따라서 "뭐 나중에 문제있으면 그 때 보완하지"라는 생각보다는 첫 출원서 제출시 최대한 완벽하게 작성하여 제출하는 것만이 등록거절 가능성을 최소화함은 물론, 등록까지 걸리는 시간과 그 과정에서 소요되는 부대비용 등을 최소화시키는 방법임을 명심할 필요가 있다.
그리고 요즘에는 AI search tool을 활용한 상표검색 서비스들도 등장하고 있다. 여전히 많은 로펌들이 변호사가 직접 검색을 해준다고 홍보를 하고 있지만, 아무래도 사람만이 검색을 하는 경우는 완벽할 수 없다. 물론, 그렇다고 AI search tool만을 통하여 검색하는 것 역시 완벽하다고 할 수 없다. AI search tool을 활용한 검색결과를 바탕으로 변호사가 직접 검색한 결과까지 종합적으로 검토하여 리스크를 발견하고 줄이는 것이 궁극적으로 상표등록 거절의 리스크를 최소화할 수 있는 방법이라 생각한다.
마지막으로, 간혹 한국에서 잘 쓰고 있는 상표이지만 미국에는 등록이 어려운 상표들이 있다. 이 경우에 상표권자 입장에서는, 미국 내에선 나의 분신과 같은 상표를 다른 글자나 디자인으로 등록해야 한다는 사실이 상당히 아쉽고 내키지 않은 일일 수 있다. 하지만 대기업들도 마찬가지로 미국 내에서는 한국에서와 전혀 다른 이름으로 제품이나 서비스를 제공하고 있음을 흔히 볼 수 있다. 따라서 가능하다면, 출원 전 상표검색 단계에서 혼동가능성이 높은 유사한 상표가 발견되었을 경우를 대비하여, Plan B 상표안을 미리 생각해둘 것을 권장한다.