• Law Office Sung

Strategic IP Monetization (수익화)

2021. 2. 22.



무형자산(Intangible assets)은 일반적으로 기업의 성장과 함께 생성되곤 하는데, 해당 무형자산이 기업의 비즈니스에 핵심적인 역할을 하는 특허인 경우도 있지만 핵심 중요자산이 아닌 부수적인 자산인 경우도 많다. 이런 경우 많은 기업들은 해당 무형자산에 자산가치를 두지 않고 수익화(Monetization) 방안에 대해 적극적으로 고려하지 않지만, 해당 무형자산의 수익화 전략을 세워 접근한다면 수익을 창출하는 가치있는 자산이 될 수도 있다.



기본적으로 많은 기업들이 특허만을 가치있는 지식재산(IP)으로 생각하는 경향이 있는데, 아래와 같이 다양한 형태의 IP들의 종류와 각 종류별 수익화시 장점에 대해 이해를 하는 것이 중요하다.


- 특허 (기술의 발명, 디자인 등)

- 저작권이 있는 자료 (활자화된 표현, 도면이나 그림, 소스코드 등)

- 상표 (브랜드 로고, 슬로건, 로고의 디자인, 소리 등)

- 도메인 이름 (웹사이트 주소 등)

- 영업비밀 (소수의 직원들에게만 알려진 어떤 작업을 수행하기 위한 방법이나 노하우 등)

- 기타 (브랜드와 관련된 영업권 등)



여기서 명심할 것은, 각 지식재산권 또는 무형자산의 유형별로 보호기간과 보호되는 범위가 다양하다는 점이다. 또한, 어느 특정 제품이나 서비스를 보호하는 지식재산권의 종류는 여러가지일 수 있으며 이런 경우 중복적으로 보호받을 수 있다는 점이다. 예컨대, 컴퓨터 소프트웨어에 대하여 프로세스 특허를 출원하면서 해당 소스코드는 저작권을 등록하는 것과 같은 것을 의미한다.



일반적인 유형자산(부동산이나 물건 등)과 달리, 무형자산은 사용을 한다고 없어지는 것이 아닐 뿐만 아니라 무단복제가 용이하고 동시에 여러 명이 사용할 수 있다는 구별되는 특징이 있다. 따라서 IP의 수익화 전략을 세울때는 반드시 이런 부분까지 다 고려하여 가치산정과 계약조건을 정해야만 한다.

라이선싱 (Licensing): 기술의 실시허락


각 분야의 기술들이 점점 복잡다기해짐에 따라 더 이상 한 기업이 자체적으로 R&D를 수행하여 모든 기술을 개발할 수 있는 시대는 지나갔다. 특히, 기업들의 비즈니스 영역이 글로벌해짐에 따라 앞으로는 국경을 초월한 다른 국가의 기업들간의 크로스보더 기술이전이나 기술의 실시허락(License)이 엄청나게 증가할 것으로 예상된다. 또한 예전에는 비슷한 분야(반도체 기업과 반도체 기업, 자동차 기업과 자동차 기업 등)의 기업들끼리 기술의 실시를 교류하였다면, 요새는 전혀 다른 이종의 분야(반도체 기업과 자동차 기업, 자동차 기업과 헬스케어 기업 등)의 기업들끼리 기술을 라이선스하는 하이브리드 라이선싱이 매우 빈번하다.



이렇듯, 산업들간의 융합과 협업은 라이선스 계약의 엄청난 증가를 가져왔는데, 그래서 요새는, 우리 기업만이 가지고 있는 핵심적인 기술 외의 IP에 대해서는, 굳이 독자적으로 개발하기 위하여 개발비를 쓰는 것이 아니라 전부 라이선싱으로 취득하는 것이 비용적, 시간적 측면에서 훨씬 유리하다는 판단이 우세하다.

특히, 한 분야에서의 경쟁자들간에 크로스 라이선싱(교차 라이선스)도 빈번하게 일어나는데, 상대방의 IP 포트폴리오를 침해할 가능성이 높은 당사자들간에는 서로 미리 사용범위와 기간을 정하여 라이선스를 허락하여 불필요한 분쟁 비용을 줄이는 것이 상호간에 유익한 결과를 가져온다고 판단하는 것이다.

일반적으로 라이선스 계약은 허락의 범위를 설정하는데 있어 상당히 유연하게 대응할 수 있다는 장점이 있다. 특정 지역에만 사용을 국한시킬 수도 있고 특정 제품이나 특정 산업군에만 국한시킬 수도 있다. 그리고 이러한 범위의 제한은 곧 라이선스 비용(Fee)을 결정하는 데 있어 중요한 고려요소가 된다. 라이선스 허락을 요청하는 당사자(Licensee)로서는 자신이 사용을 원하는 상품, 서비스, 산업군, 지역 등을 구체적으로 밝히고 이에 합당한 수준의 실시료(로열티)를 지불하는 것을 합의하는 것이 중요하다. 라이선스를 허락하는 당사자(Licensor)로서는 Licensee로부터 합의된 당사자와 범위 내에서만 사용을 할 것임을 분명히 확인받아야 함은 물론, 이를 위반할 경우 손해배상에 관한 내용을 계약서에 적절히 포함시킬 수 있도록 하는 것이 중요하다.

앞서 말했듯이, 무형자산은 무단복제가 용이하고 허락된 인원 외에 무단으로 사용하게 하는 것이 가능하다. 일례로, Licensee 기업이 실시허락받은 기술을 자신의 자회사에게도 무단으로 사용할 수 있도록 하였다가 Licensor가 이를 알고 계약의 종료는 물론 거액의 손해배상까지 청구한 사례가 있었다. 따라서 Licensor 입장에서는 Licensee의 compliance 의무를 구체적으로 규정해야 함은 물론이고 감사(Audit)의 권한이 중요하다.

증권화(Securitization), 담보화(Collateralization), 판매 후 리스백(Sale-Leaseback)


IP를 라이선싱하는 방법 외에도 자산의 가치를 기준으로 금융을 창출하는 사례도 점차 증가하고 있다. 특히 특허권과 같이 비교적 안정적인 무형자산의 경우에는 자산가치를 계산하여 투자를 받는 것도 가능하다. 또한, 부동산과 유사하게 무형자산을 담보로 대출을 받는 것도 가능하며, 경우에 따라서는 채무불이행시 추가적인 보증을 요구하는 경우가 있다.

한편, IP의 사용권은 필요하나 당장의 현금화가 필요한 경우에 고려할 수 있는 방식은, 무형자산을 매각 후 다시 사용권만을 허락받는 것(Sale-Leaseback)이다. 특히, 잠재적인 매수희망자가 여러 IP들을 하나의 완성된 포트폴리오로서 매수하기를 원할 경우 한번에 양도함으로써 수익화를 실현한 후 다시 일정 기간 동안 고정비로서 실시료(로열티)를 지출하는 방식이다.

스핀아웃 (Spin-out)


특정 IP의 수익화를 사업모델로 하는 새로운 회사를 설립한 후 기업이 소유하고 있는 IP의 일부를 해당 회사에 이전(Spin-out)하는 방식도 고려할 수 있다. 이 방식의 장점은, 기존의 회사들에서 제대로 활용되지 않던 IP들을 한 회사에 모아 포트폴리오를 잘 구성한다면 훨씬 더 효과적으로 IP를 활용할 수 있음은 물론, IP 전문 회사로서 새롭게 투자를 유치하고 인재를 유치하는 데에 유리할 수 있다.

Recent Posts

See All

스타트업의 지분 배분 (Stock Allocation)

2021. 5. 10. 둘 이상의 창업자들이 함께 설립한 기업의 경우 거의 항상 지분을 어떻게 배분할 것이냐에 대한 이슈가 생긴다. 물론 최초의 창업시점부터 함께한 창업자들이라면 1/n으로 지분을 나누면 깔끔하지 않냐고 반문할 수 있겠지만 각자의 역할과 기여도를 고려하지 않고 단순히 최초에 같이 시작했다는 이유만으로 전부 동일한 지분을 나눠가지는 것은 장

미국 저작권 등록하기 (Registering a Copyright with the U.S. Copyright Office)

2021. 4. 26. 이전의 AI와 IP (저작권) 관련한 글에서 저작권 등록은 필수는 아니지만 다음과 같은 장점들이 있음을 소개한 바 있다. 첫째, 저작물 출판 후 3개월 이내 또는 저작권 침해 행위에 앞서 저작권을 등록할 경우, 저작권자가 소송에서 법정 손해와 변호사 비용도 청구할 수 있다. 반면에 출판 후 3개월 이내에 등록하지 않았거나 실제 저작권