2021. 6. 17.
미국 특허상표청(USPTO)이 상표등록을 거절할 수 있는 근거는 수 없이 많다 (TMEP Chapter 1200장 참조). 통계상으로 출원된 5건 중 평균 1건은 등록이 거절된다고 한다. 선등록 상표에 대한 검색부터 출원서 작성 과정에서 들어가는 비용과 시간을 고려할 경우, 출원인들은 가능한한 등록가능성이 가장 높은 상표를 선택하여 출원신청하는 것이 바람직하다. 오늘 글에서는 미국 연방 상표등록과 관련하여 거절사유로 대표적인 4가지, 1) 기존 상표와의 혼동가능성, 2) 단순한 설명에 불과한 상표, 3) 소비자를 기만하는 상표, 4) 단순히 사람의 성(姓)에 불과한 상표 등에 대하여 자세히 한번 살펴보고자 한다. 기존 상표와의 혼동가능성 (Likelihood of confusion) 타인의 상표와의 혼동가능성에 관하여는 이미 예전에 다른 글에서 자세히 다룬바 있다.
USPTO 심사관은 출원인의 상표가 기존에 이미 출원되었거나 등록된 상표와 동일 또는 유사한 상품군 또는 서비스군에 속하면서 소비자들로 하여금 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 판단할 경우, 상표등록을 거절할 수 있다. 두 상표간의 혼동은, 유사한 소리나 발음, 유사한 외관, 유사한 의미 등으로부터 비롯될 수 있는데, 기존에 등록된 상표에서 철자상의 오류, 발음상 동일한 단어나 문장, 외래어 번역 등은 모두 혼동가능성이 높아 등록거절이 될 수 있는 예시라고 할 수 있다. 두 상표가 혼동을 일으킬 정도로 유사하다고 판단할 수 있는 또 다른 경우는, 소비자들의 마음속에 전체적으로 비슷한 상업적인 인상을 주는 경우이다. 즉, 다시 말해, 소비자가 하나의 상표를 본 뒤, 또 다른 유사 상표를 보았을 때, 두 개의 상표가 가지는 전반적인 인상이 비슷하여 두 개의 상표를 확실히 구분해내기 어렵다면 둘 중 나중에 출원된 상표는 등록이 거절될 가능성이 높다. 하지만 물론 두 개의 상표가 제품군이나 서비스군이 동일하거나 유사하다는 것을 전제로 한다. 예컨대, Delta Airlines와 Delta Electronics는 그 제품 또는 서비스군이 매우 다르기 때문에 소비자들이 혼동할 가능성이 거의 없으므로 두 개의 상표가 공존하는 것이 가능하다.
단순한 설명에 불과한 상표 (Merely descriptive) 상표가 해당 제품 또는 서비스에 대하여 단순히 설명하는 것에 불과할 경우에는 일반적으로 상표등록이 거절된다. 구체적으로 말하자면, 상표가 해당 제품 또는 서비스의 특정한 품질이나 특성, 성분, 특징, 기능 또는 목적 등을 표시하는 것이라 하더라도, 만약 이 표시가 위 내용 중 어느 하나를 표시하는 것에 그친다면, 해당 상표는 소비자들의 마음속에서 독특한 식별성을 가진 상표로 인정되기 어려울 것이다. 이러한 유형의 상표로 대표적인 예로 "Cool & Breezy Air Conditioners"등을 들 수 있다. 단, 해당 상표가 2차적 의미(secondary meaning)를 가지는 경우에는 예외적으로 상표등록이 가능한데, "American Airlines"과 같이 단순한 설명에 불과한 상표로 보이는 경우 중에도 상표등록이 된 사례들을 어렵지 않게 찾아볼 수 있다.
소비자를 기만하는 상표 (Deceptively misdescriptive) 상표가 해당 제품이나 서비스의 특성, 성분, 특징 등을 기만적으로 잘못 표시하여 소비자들로 하여금 사실이 아닌 내용을 사실로써 오인하게 만들 가능성이 있는 상표는 등록이 거절될 수 있다. 당연한 얘기지만 상표는 사실을 과장하거나 거짓을 선전하여 소비자들을 호도하여서는 안되기 때문이다. 이와 관련하여 USPTO 심사관은 다음의 3가지 질문을 통하여 판단하게 된다. 1. 제품이나 서비스의 특성, 성분, 특징, 품질, 기능 등이 잘못 표시되었는가? 2. 고객들은 위 잘못 표시된 내용들을 사실로써 믿을 가능성이 있는가? 3. 고객들은 구매결정을 하는데에 있어 위 잘못 표시된 내용들에 의하여 영향을 받을 가능성이 있는가?
단순히 사람의 성(姓)에 불과한 상표 (Primarily merely a Surname) 간혹 창업자 개인의 성(姓)을 포함한 상표를 등록하고자 하는 경우가 있다. 예를 들면, Steven's burgers와 같은 경우이다. 소비자들이 해당 상표를 어느 개인의 성(姓)으로만 인식할 가능성이 높다면 일반적으로 상표등록이 거절될 가능성이 높다. 그러나 만약 두 개의 성(姓)을 합쳐서 만든 상표의 경우에는 등록가능성이 더 높다. 또한, 해당 성(姓)이 매우 독특하고 고유할수록 등록가능성은 더 높아진다. 또한 상표로서의 성(姓)이 2차적 의미를 가짐을 증명할 수 있다면 USPTO 심사관을 설득하여 등록하는 것이 충분히 가능하다. Dell, Ford, Disney, Johnson & Johnson, McDonald's 등과 같이 우리가 너무 친숙하게 잘 아는 상표들이 여기에 해당한다.