2022. 7. 18.
지난 글에서는 NFT 시장의 발전과 함께 새롭게 등장하고 있는 지식재산(IP)의 분쟁 중 저작권 관련 분쟁에 대하여 살펴보았다.
이번 글에서는 상표권(Trademark)과 관련된 분쟁에 대하여 한번 살펴보고자 한다. 유명 이탈리안 레스토랑 프랜차이즈 Olive Garden의 상표 무단 사용 NFT와 관련된 상표분쟁은 이미 다양한 형태로 발생하기 시작했다. Non-Fungible Olive Gardens(NFOG)이라는 기업은 OpenSea 플랫폼에서 880개의 Olive Garden "franchises" NFT와 발행갯수의 제한이 없는 NFT "breadsticks"를 판매하였다. 그런데 문제는 위 Non-Fungible Olive Gardens이라는 기업이 대형 프랜차이즈 레스토랑인 Olive Garden 상표권자인 Darden Concepts 주식회사와 전혀 무관하다는 것이다. 당연히 Darden Concepts은 OpenSea에게 문제되는 NFT 제품들을 내려줄 것을 요청했으며, OpenSea는 위 NFT들을 삭제했지만 NFOG는 다른 플랫폼에서 다시 올려서 판매하겠다는 입장을 밝혔다. 이 사건은 다행히 해프닝으로 끝났지만, 기업들이 자신들의 브랜드가 무단으로 도용되는 것을 방지하기 위해서는 우후죽순 생겨난 수많은 NFT 플랫폼들을 모니터링해야 한다는 사실을 보여준다. 수많은 소비재 기업들이 너나할것 없이 NFT를 만들어 내는 붐이 일어나고 있기 때문에 소비자들은 당연히 Olive Garden이라고 표시된 NFT라면 유명 음식점인 Olive Garden과 관련된 것이라고 추측할 수밖에 없다. 만약 Olive Garden 상표권자인 Darden Concepts가 NFOG의 NFT 판매를 인지하지 못했다면 그리고 이미 수만명의 유저들이 해당 NFT를 구매해 버렸다면, Olive Garden가 수십년간 쌓아온 상표 이미지를 악화시킬 것은 물론이거니와 잠재적으로 메타버스에서자신의 브랜드를 사용하기가 복잡해질 우려가 있다. 현실에서와 마찬가지로, 회사들은 자신들의 브랜드를 보다 적극적으로 보호하려는 노력을 기울여야만 미래에 일어날 수 있는 상표분쟁을 피할 수 있다. 에르메스 버킨백 상표 무단 사용 또 다른 대표적인 사례로는, 디지털 아티스트인 Mason Rothschild가 에르메스의 동의 없이 에르메스 버킨 핸드백의 NFT 버전인 MetaBirkens를 만든 것과 관련되어 발생한 분쟁이 있다. 에르메스는 상표권 침해, 원본의 허위 표기, 상표권 희석, 사이버스쿼팅, 기업이미지 훼손 및 불공정한 경쟁을 소송원인으로 하여 소를 제기했다. Hermès Int'l v. Rothschild, S.D.N.Y.Feb. 10. 2022. 한편 Rothschild는 인터뷰에서 에르메스의 버킨을 자신의 NFT에 사용하는 것은 수정헌법 제1조로부터 보호받고 있다고 주장하고 있다. Rothschild가 저러한 주장을 할 수 있는 이유는, 법원이 수정헌법 제1조의 First Amendment의 이익을 보호하고 창의적인 표현을 억압하는 것을 방지하기 위하여 상표권자의 권리행사를 제한하는 기조로 판결을 많이 내리고 있기 때문으로 보인다. 대표적인 예로, Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989) 사건에서 Ginger Rogers는 자신의 이름이 Ginger and Fred이라는 영화 제목에서 사용되었다는 이유로 Lanham법(연방 상표법)에 의해 자신이 권리가 침해되었다고 주장했다. 이 사건에서 연방 제2순회법원은 소비자의 혼동을 방지하려는 공공의 이익과 창의적인 표현을 장려하는 First Amendment 사이에서 균형을 유지하기 위하여 2개의 요인을 적용한 바 있다. 결과적으로 위 사건과 관련하여 법원은 표현적인 작품은 다음의 2개의 요인을 만족할 경우 Lanham Act를 위반하지 않는다고 판단하였는데, 첫째, 상표권의 사용이 기존 작품과 예술적 연관이 없는 경우 또는 (2) 예술적 연관성이 있는 경우에는 상표가 작품의 출처나 내용에 명확하게 오해를 일으키지 않는 이상 소비자들이 예술 작품의 이름과 상업적 상품의 이름을 같은 방식으로 보지 않는다고 판시했다. 따라서 제목이 작품과 조금이라도 예술적 연관성이 있고 작품 내용에 대해 명시적으로 혼동을 일으키지 않는 경우 Lanham Act에서 금지하는 허위 광고가 아니라고 판단하였다. 연방 뉴욕지방법원은 최근에 Rogers 원칙을 적용하여 Activision Blizzard (Call of Duty 비디오게임 제작사)에 대한 AM General의 상표침해 청구를 기각한바 있다. 이 사건에서 원고는 Activision Blizzard가 Humvee 차량의 이미지를 게임에 사용한 것이 차량을 제조한 업체의 상표권을 침해했다고 주장하였는데, 법원은 피고의 motion for summary judgment를 인용하면서, 피고의 작품이 예술적이거나 표현적일 경우 법원은 First Amendment에서 보호하는 표현의 자유를 억압하는 결과를 피하기 위하여 Lanham법을 가급적 좁게 해석하여야 한다고 판시했다. 그리고 앞에서 언급한 에르메스 버킨백 NFT 케이스에서 피고인 Rothschild는 에르메스의 주장에 대하여 Rogers의 판단기준을 적용할 것을 항변하고 있다. 그런데 다소 흥미로운 부분은, Rothschild는 다른 사람들이 무단으로 자신의 MetaBirkens의 짝퉁을 판매하고 있다면서 불만을 토로하고 있다는 점이다. 기업들이 고려해야 할 NFT 전략 유명 브랜드들이 오랜 시간동안 확립시켜온 저작권이나 상표를 활용한 NFT를 제작하고 발행하는 것은 해당 NFT 업체를 굉장히 빠른 속도로 성장시킬 수 있는 매력적인 방법 중에 하나임은 틀림없다. 그러나 허락 없이 NFT를 제작 및 발행하는 것은 법적인 문제와 분쟁을 발생시킬 가능성이 매우 높고 따라서 NFT에 사용하고자 하는 콘텐츠에 대하여 내가 사용할 수 있는 권리가 무엇이 있는지를 반드시 확인해야 한다. 예컨대 타인과 공동으로 저작권 내지 상표권을 소유하고 있는 경우라면, 또는 최초의 권리 취득 후에 다양한 방식으로 권리의 이전이 이루어진 경우라면 특히 더 소유권 및 사용권에 대한 면밀한 검토가 필요하다. 어떤 권리들은 제3자에게 독점적 라이센스가 주어진 경우가 있을 수 있기 때문에 내가 소유권자라는 것만으로는 충분하지 않을 수 있으며, 제3자에 대한 라이센스가 NFT의 제작 및 발행까지 커버하는지 확인해봐야한다. NFT 시장은 1~2년 반짝하고 사라지지는 않을 것이고 분명 앞으로 더 커질 것으로 보인다. NFT 시장에서 나의 저작권이나 상표를 보호하기 위해서는 반드시 연방 저작권사무소와 연방 상표청에 저작권 및 상표를 등록하는 것을 권장한다. 특히 NFT 시장은 아직까지 정립되지 않은 새로운 시장이고 이 시장에 진입한 많은 참여자들은 전통적인 지식재산 제도에 대하여 간과하거나 중요하지 않게 생각하는 경우가 종종 있다. 전통적인 시장처럼 저작권자나 상표권자들이 수시로 모니터링과 권리행사를 하지 않을 것을 알고 타인의 권리를 침해한다는 사실을 알면서도 이를 무단으로 사용하는 경우들이 존재한다. 기업들은 대표적인 NFT 마켓플레이스인 OpenSea, Crypto.com, Binance, Rarible, Enjin, Nifty Gateway와 같은 플랫폼들을 수시로 모니터링하는 것이 중요하다. 나아가 Coinbase와 Kraken같은 큰 코인거래 플랫폼 회사들 역시 NFT 시장에 하나씩 진출하고 있기 때문에 앞으로 모니터링의 중요성은 더욱 커질 것으로 보이며 침해업체들에게 더 적극적으로 권리행사를 하여 권리를 보호하려는 자세가 필요할 것이다.