2020. 12. 4.
아마존(Amazon) 브랜드 레지스트리 등을 통하여 미국진출을 생각하는 기업들이 상표와 관련하여 가장 먼저 질문하는 내용 중에 하나가 바로, "반드시 상표가 등록되어 있어야만 법적인 보호를 받을 수 있는가?" 이다.
결론부터 이야기하자면, "아니다." 그렇지만, 일반적으로는, 미국 연방 상표등록이 권장된다. 미국에서는 등록 없이 상표의 사용만으로도 보통법(Common Law) 상의 권리를 취득할 수 있기는 하나, 연방 상표등록을 하는 것은 다음과 같이 많은 장점이 있다.
· 등록된 물건 또는 서비스와 관련하여, (미국) 전국적으로 상표에 대한 소유권 및 배타적인 상표 사용에 대한 법적 추정 (주 상표등록은 해당 주의 경계안에서만 권리를 보호받을 수 있고, 보통법 상의 권리는 상표를 사용하는 해당 지역에만 국한하여 권리를 보호받을 수 있음)
· 미국 특허상표청(USPTO)의 온라인 데이터베이스에 등록 가능
· 미국 관세청(U.S. Customs and Border Protection)에 등록되어 외국으로부터의 상표침해 상품의 수입 저지
· 연방 등록 기호 “®” 사용 가능
· 연방법원에 상표권과 관련된 조치 가능
· 해외에서의 상표등록을 위한 근거로써 미국 연방 상표등록의 기록을 활용 가능
그렇다면 미국 상표 등록을 위해 필요한 절차는 무엇일까?
Step 1. 연방 상표등록이 가능한 물건 또는 서비스인지 여부 확인
대부분의 상표 등록은, 향후 해당 상표의 "상업적 이용(use in commerce)"의 의도에 근거하여 신청을 하게 되는데, 여기서의 상업적 이용이란, 통상적인 상품 거래 과정에서 해당 상표를 성실하게 사용하는 것을 요구하며 단순히 상표의 권리를 보유하기 위해 사용되어서는 안된다.
일반적으로 허용되는 상업적 이용의 의도는 다음과 같다.
물건(Goods): 물건이나 물건의 포장 용기 상에 상표가 표시되어야 하며, 해당 물건이 상업적으로 판매 또는 운송되는 경우
서비스(Services): 서비스의 판매나 광고 시 상표가 표시되어야 하며, 해당 서비스가 상업적으로 제공되는 경우
다시 말해, 상업적인 목적으로 실제로 제품이나 서비스를 판매하고 있거나 장차 할 계획이라면, 연방 상표등록에는 특별한 문제가 없다.
Step 2. 등록할 상표의 유형 결정
상표를 보호하는 데에는 크게 두 가지 방식이 있다. 따라서 상표 출원을 할 때 표준 글자 형식(글자 상표) 또는 스타일/디자인 형식(디자인 상표) 중 한 가지 방식을 선택하여야 한다. 선택한 방식은 향후 보호받을 수 있는 범위에 영향을 미치므로 신중해야 한다.
일반적으로 글자 상표의 등록은 더 넓은 권리를 제공하며 기본적으로 상표의 스타일과 관계없이 그 표현을 보호하게 된다. 글자 상표를 출원한 경우에는, 해당 출원 내용과 상충되지 않는 범위 내에서, 사용 중인 상표의 디자인 요소(예를 들어, 스타일, 대/소문자, 글꼴 등)를 자유롭게 변경할 수 있다.
반면에, 디자인 상표는 그래픽 또는 스타일화된 문구를 가진 독특한 로고를 보호하기에 적합하다. 일단 등록하면 향후 몇 년 동안 해당 디자인을 동일하게 사용해야만 상표 등록 상태를 유지할 수 있고 갱신이 가능하다. 반면에, 같은 글자와 표현을 유지하지만 디자인을 변경하게 되면 새로운 상표 출원이 필요할 수 있다.
Step 3. 유사 상표 검색
출원할 상표의 유형을 결정하였다면, 상표 전자 검색 시스템(TESS: Trademark Electronic Search System)을 통해 내가 출원하려는 상표와 혼동을 야기할만큼 유사한 상표가 출원되어 있거나 등록되어 있지는 않은지 검색을 해야 한다. 물론 사전 검색이 의무는 아니지만, 출원 신청을 한 후 USPTO는 유사한 상표를 발견하였다면 이를 근거로 나의 출원 신청을 거절할 수 있다.
여기서 주의할 점은, 내가 출원하려는 상표와 동일하거나 혼동을 야기할 만큼 유사한 상표가 USPTO의 검색 시스템에 등록되어 있지 않다고 100% 안심할수는 없다는 부분이다. 앞서 설명하였다시피 미국은 선사용주의를 채택하고 있는 까닭에, 상표의 등록 없이 이와 유사한 상표를 먼저 사용하고 있는 사람이 있다면, 그 사람에게 상표권자로서의 권리를 부여하기 때문이다. 따라서 인터넷 도메인 이름, 각종 소셜미디어, 그리고 보통법(Common Law) 상의 선사용 사례가 있지는 않은지 여부까지 검색을 해야 등록 거절의 리스크를 최소화시킬 수 있다.
Step 4. 상표 류(Class) 결정
Trademark ID Manual 을 통하여 제품과 서비스에 따라 류(Class)를 식별하고 분류할 수 있다. 등록을 원하는 류(Class)가 늘어날 수록 등록비용은 증가한다. 일단 신청하게 되면 나의 제품과 서비스의 범위를 넓히는 것은 어렵고 좁히는 것만 가능하니, 최초 출원시 주의할 필요가 있다.
Step 5. 출원서 작성
출원서는 USPTO가 연방 상표등록 여부를 결정하는 법적 근거가 된다. USPTO가 요구하는 모든 작성요건을 갖추어야 하고, 이미 상업적 이용(use in commerce) 중인지 상업적 이용의 의도(intent to use in commerce)로써 출원을 하는 지에 대해서도 명시해야 한다.
본인이 직접 작성한 경험이 없다면, 특허 출원에 비해 비교적 단순하고 비용도 크게 부담이 없으므로, 처음부터 변호사나 전문 대행업체를 통해 작성을 하는 것이 거절율을 줄일 수 있는 좋은 방법이다. 많은 분들이 출원서 작성 자체는 크게 어렵지 않아 비용을 줄이려고 스스로 하시는 경우가 많은데, USPTO의 중간통지(Office Action)가 나올 경우 이를 대응하는 것을 어려워하고 그 때서야 급하게 변호사를 찾는 경우가 종종 있다. 특히, substantive 한 사유(유사 상표와의 혼동가능성에 대한 답변이 요구되거나, 상표의 식별성 부재에 대한 답변이 요구되는 등 변호사의 리걸리서치와 미국 상표법상 법률적 판단이 필요한 경우)로 중간통지가 나온 경우에는, IP 변호사와 상의하여 대응방안을 논의할 것을 적극 권장한다.
Step 6. 출원 양식 최종 선택 및 수수료 결제
출원서 작성이 완료되었다면, 상표 전자 출원 시스템 (TEAS: Trademark Electronic Application System)을 통하여 출원 신청을 하면 된다. 최초 출원 시에는, TEAS Plus와 TEAS Standard 등의 두 가지 옵션이 있는데, 두 옵션은 출원 요건의 숫자가 다르고 따라서 출원 비용이 다르다.
TEAS Plus 옵션: 초기 출원 신청서를 제출할 때 더 많은 요건을 요구하고, 상품/서비스의 류(Class) 당 수수료는 $250이다. (2021년 1월 기준)
TEAS Standard 옵션: 초기 출원 신청서를 제출할 때 적은 요건을 요구하고 (그러나 결과적으로는 모든 요건을 충족해야 함), 상품/서비스 류(Class) 당 수수료는 $350이다. (2021년 1월 기준)
신용카드, USPTO 예치금, 온라인 이체 등의 방식으로 출원 비용을 결제하면 출원 신청이 완료된다.